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专利许可人的义务

时间:2017-04-15 09:43来源:刘东华博士 作者:刘东华博士 点击:
专利许可人的法律义务
我国法律中关于专利许可方义务的规定
  我国涉及专利许可的法律法规主要是《合同法》等。《合同法》在技术合同章节规定了专利许可方的下列四项义务:
1)    应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者[1]
2)    保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标[2]
3)    受让人按照约定实施专利侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外[3]
4)    应当按照约定许可受让人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导[4]
  第一项义务,专利许可方必须保证有许可权利,或者是专利权人或者是拥有分许可权利的被许可人,这是专利许可方不可或缺的义务。专利许可方拥有许可权既是专利许可成立的权利基础,也是专利权人取得许可收益的必要条件。
第二项义务涉及到对专利技术内容的具体要求,要求技专利术完整、无误、有效,能够达到约定目标。一项发明创造必须满足专利法所要求的条件,才可以得以授权,并成为受专利权保护的技术。该第二项义务实际上是在规定授予专利的条件,在替专利审查机构审查专利,因此该义务的设置逾越了规范专利许可行为的本分。一些《民法》教材认为这是技术转让合同中物的瑕疵担保义务的具体体现[[i]]。该理解将适用于某一类技术转让的规则应用到整个技术转让领域,这或许可以适用于技术秘密转让,因为在接受技术转让之前,受让方对所转让技术秘密内容并未完全知晓,但不适用于专利技术转让。
  第三项义务要求在当事人约定缺省的情形下,专利许可方应承担被许可方实施专利侵害他人合法权益的担保责任。将该第三项义务和《合同法》第150条[5]进行对比,可以明显得出,该第353条依然保持了有形财产的瑕疵担保思维方式。在有形财产中的“占有”概念中,对有形财产的占有是不允许在该财产中间划出一块来让其他人享有权利的,否则就是财产权利有瑕疵。但在无形财产领域中,没有人可以阻止其他人在其公开的专利技术基础上开发新的技术,得到新的专利权,因此,这种“城中城”或“权中权”的现象(也即前面所述的在先专利和从属专利)在专利领域是司空见惯,再平常不过的了。在跨进第二个“城”(内城)的时候,使用人必定要跨入第一个“城”(外城),也即,被许可方在寻求得到使用第二个“专利权”下的专利技术(从属专利)时,他就必须也要得到第一个“专利权”的许可(在先专利),否则就是侵犯第一个“专利权”。
如果被许可方仅仅从专利许可方得到一个从属专利的许可,那么根据该第三项义务,他不但得到了专利许可方不起诉的承诺,而且还要求专利许可方为他得到在先专利的专利权人的不起诉承诺,否则专利许可方就要承担责任。如果这种规定合理,那么就不存在专利池、专利联盟的概念了。第三项义务不合理的增加了让与人的担保义务。因此,在缺省当事人约定情况下,许可方没有义务承担被许可方实施专利侵害他人合法权益的责任。
  第四项义务同样不应规定为缺省状态下专利许可方的义务。如前所述,如果一项专利没有清楚、完整的教导公众如何使用其技术,该专利是不应当被授权的,因而也是可以被无效的。如果所许可的专利技术是清楚的、完整的,那么被许可方应当不再需要“必要指导”。设想一下,一个技术使用方在被诉侵权专利权的之前,他是否一定要得到过专利权人的“必要指导”才能使用该专利技术从而构成侵权,显然答案是否定的。他可能从来没有意识到有这么一个专利存在,非但没有得到“必要指导”,而且连专利说明书中的描述可能都没有看到,但他依然可以使用该项技术,从而构成侵犯专利权。
 “必要指导”常常存在于两种情况。一是在与专利向关联的技术秘密许可中。许可方应当披露并指导被许可方掌握和使用所许可的技术秘密。二是专利权人的促销其专利许可的手段。除了美国曾有最佳实施例[6]要求外,其他的专利法制度中并不要求发明人披露专利最佳实施例。但最佳实施例可以带来较好的技术效果。在专利许可中,权利人可以以此为谈判条件取得授予许可机会,得到更多的许可收益,因此,提供技术指导可以是专利许可人寻求许可机会的市场策略,而不是一项许可义务。
  上述四项义务,除第一项外,其他的各项规定为专利许可方的义务并不符合专利权的本质特性,因此让专利权人承担这些义务并不公平。
   
超出专利权和专利许可属性做出的义务规定给实务工作者带来不少困扰。因为我国是成文法国家,在专利许可实践中,无论是当事人还是法院,都应遵循法律规定,因此如果专利许可双方均为我国国内主体,就法院诉讼案例来看,大多数专利实施许可合同都根据《合同法》列入了专利许可方的第二至第四项义务,而且在法院判决中,也有认定如果专利许可方没有履行该等义务,专利许可方就不得不承担违约责任[8]。实际上,这是专利权人在为没有法律基础、只有法律规定的义务承担责任。
在专利许可方是国外主体的情形下,要达成一个包括有第二至第四项义务,尤其是第三项义务的专利许可合同可能就需要大费周折,因为国外(例如德国和美国)并不认为这是专利许可方应该承担的义务。国外主体最后的答复有时是“或者你去把我的专利无效,或者你用我的专利技术,我来告你侵权”,最终导致谈判无法继续进行。
  另外,根据我国法律[9]规定,涉外专利许可需要登记备案,而登记备案机关在审查合同时将可能以缺少专利许可方的第二至第四项的某项义务为由拒绝登记,结果使得已经签署的专利许可合同无法实施。
  第二至四项义务虽然已经规定在法律中,但它们并没有合理的法律理论基础,而且为实践工作带来不便,因此有修改或调整的必要。


[1] 《合同法》第349条
[2] 《合同法》第349条
[3] 《合同法》第353条
[4] 《合同法》第345条
[5]《合同法》第150条规定:出卖人就交付的标的物,负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务,但法律另有规定的除外。
[6]最佳实施例在美国也将不再是必须的要求。See section 15, Leahy-Smith America Invents Act, September 16, 2011。
[7]《技术进出口管理条例》第二十四条: 技术进口合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。 技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,被第三方指控侵权的,受让人应当立即通知让与人;让与人接到通知后,应当协助受让人排除妨碍。 技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,侵害他人合法权益的,由让与人承担责任。
[8]例如,贵州省高级人民法院民事判决书《鞍山索尔普科技研发咨询服务有限公司与贵州永兴热力设备制造有限公司专利实施许可合同纠纷上诉案》(2007)黔高民二终字第75号
[9] 《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》等法律法规。


[[i]]曾宪义,王利明,民法[M],北京:中国人民大学出版社出版,2005:457

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