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美国知识产权滥用理论发展

时间:2017-04-15 09:35来源:刘东华博士 作者:刘东华博士 点击:
美国知识产权滥用理论发展
相比于中国的对专利权滥用理论的拿来主义而言, 美国的专利权滥用理论则是经历了一个较为完整的发展过程。美国的专利权滥用理论发端于最普遍的、也是最容易被认定的专利权滥用形式——搭售。虽然现如今搭售行为是如此广为人知的作为滥用形式而备受指责,但它在美国专利实践中刚出现的若干年里,美国的法院并不将其视为应当限制的不合法行为,直到1942年,美国最高法院才正式确定了专利权滥用原理,专利权滥用理论才得以发展,以搭售为代表的越来越多的专利滥用形式才逐渐被纳入规制范围。[1]
美国的专利权滥用理论起源于一系列案件,在这些案件中,专利权人以间接侵权起诉一个销售未被专利的,但是用在被许可方使用的受专利保护的机器上的耗用物料的生产商侵犯了其专利权。生产商则以专利权人企图垄断未专利的产品为由进行抗辩。因此, 法院不应当执行该指控他的专利。经典案例是美国第六巡回法院的Taft法官[2]于1896年在Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.案中所作判决。该判决表明了一种对搭售实践经济所作的曲解处理, 它认为如果让专利权人控制他所专利的机器的操作中所用的耗用物料只能衡量专利机器的使用强度而不能构成不恰当的独占未专利的产品。[7]
       在以后的二十至三十年的时间里,因为有法院判决的支持,专利权人将法律所赋予的独占垄断权利充分的发挥到极致,将其因专利而生的独占权利籍由搭售而延伸到专利所连带的次级商品市场。法院非但没有用当时已经实施的《谢尔曼法》[3]限制搭售,反倒对搭售采取了十分宽松的态度。[8]
在1917年,美国最高法院在Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.案中,拒绝了专利权人对一个销售电影的被诉间接侵权人的诉求,推翻了专利搭售合法的意见。在这个案件中,法院认为电影放映机的专利权人不应当要求购买者以购买在该放映机上使用的电影拷贝为条件,购买其专利电影放映机。专利法只是给予发明人对其发明的实质享有排他性的权利。最高法院担心,专利权人通过搭售,将专利的“垄断权”扩大到被搭售的非专利产品上。然而, 但在该案后,很多专利权人仍然继续以前的搭售做法,在其后的20年中,当事人在测试着最高法院的上述案件中所确立的规则的界限。最高法院作为回应,在Carbice Corp. v. American Patents Corp.[4]和 LeitchManufacturing Co. v. Barber Co.[5]案中对此进行了再次明确,认定被许可人违反搭售条款不构成侵权,其他供应商也不构成协助侵权。[9]
1942年,美国最高法院在Morton Salt 一案[6]中,进一步明确了对搭售行为的违法性认定,并且创制了对搭售行为的惩罚。在该案中,原告提起专利侵权诉讼,其专利产品是沉淀罐装食品盐片剂的机器。一审法院没有审理专利是否有效以及被告是否侵权的问题,而是认为,因专利权人要求被许可人必须使用其盐片剂,运用专利权限制盐片剂的销售,滥用了其权利,因此直接驳回了原告的诉讼请求。第七巡回上诉法院推翻了一审判决。但最高法院认为一审驳回诉讼请求是正确的。其理由是,专利权人利用其专利权限制了非专利产品市场的竞争,帮助其在非专利授权范围的盐片剂市场取得有限垄断权。[9]
通常,专利滥用规则被认为是在Motion Picture案中建立起来的,美国最高法院又在一系列案件中发展了这个规则,例如Carbice案、Leitch.案、Morton Salt案和Mercoid案,其中, Morton Salt案件具有重要意义,在该案中,法院更加坚定的认为认定专利权滥用不必违反反垄断法既可以自行成立。[5]
美国国会通过的1988年美国专利和商标局(USPTO)授权法案(一般称为1988年专利改革法案)对专利权滥用原则作出了规定, 认为拒绝许可和使用专利权不属于滥用。[7] 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act)阐明, 除非专利权人在相关市场具有市场支配力(market power), 否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying arrangement), 视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为[8]
涉及许可费的知识产权滥用相关案例,例如1964年,美国最高法院在Brulotte v.Thys Co.[9]案中认为超过专利权保护期限的许可费支付条款是不可执行的,如果制造者或使用者由于可引起禁止反言的明示合同或者默示行为而限制他人使用过期的专利发明,他将剥夺他自己或消费公众自由使用披露专利而获取的利益。公众通过给予专利权人一定期限的垄断已经为这种自由使用付费了,因此,任何在专利过期后企图保留或者延续专利权人或主张专利垄断权的人的专利权的做法都是与专利法的政策和目的相违背的[10]
其他形式的知识产权滥用的相关理论也都由一系列案例发展而成。例如涉及限制交易(tie-out)知识产权滥用的著名案例包括 Practice Mgmt. Info. Corp. v. American Med. Ass’n, (第九巡回法院,1997), Service & Training, Inc. v. Data Gen. Corp.(第四巡回法院,1992), Lasercomb Am. Inc. v. Reynolds(第四巡回法院. 1990) 。[10]
1988年的专利改革法案,限制了专利滥用原则的适用范围,并严格了适用标准。在其后的法院司法中,虽然没有废除专利滥用原则,但其适用的标准已比以前大为严格。专利滥用原则对于专利权人行使权利具有明显的限制作用。专利滥用原则作为通过判例形成的法律原则,并无明确的判断标准,并且法院可能随时扩大其适用的范围。另外,一旦被认定构成滥用,不但滥用行为本身被宣布为非法,专利权也不可强制执行。这对于专利权人来说是一个潜在的巨大威胁。尽管美国的专利滥用原则已受到很大限制,该原则对于完善我国有关制度仍具有借鉴意义。[9]
1995年4月6日美国司法部和联邦贸易委员会联合发布了《知识产权许可的反托拉斯指南》[11](以下简称指南)。该《指南》认为在确认是否触犯反托拉斯法时,反托拉斯部门将知识产权和其他财产同样对待;反托拉斯部门并不假定知识产权产生反托拉斯意义上的市场支配力,即知识产权作为垄断权本身并不能导致其权利所有人具有市场支配力的结论;第三,反托拉斯部门承认知识产权许可行为让企业将各种生产要素结合起来,因而一般是有利于竞争的。[6]
该《指南》和我国的《反垄断法》[12]中关于“滥用知识产权”观点基本一致,即在合法行使独占权利和排他权利时是促进竞争的,不适用反垄断法,只有当滥用知识产权时才适用相关规定。但是,按照反垄断法规定的垄断行为,只有权利人具有相当的市场控制力并成为业界巨头的时候,似乎知识产权的反垄断规制才能派上用场,而一般的权利人(市场竞争者)似乎并不具备这个适用条件。
在美国,自从专利权滥用司法实践开始出现就是伴随着反垄断法发展起来的,而我国在专利法制度实施二十三年后才开始实施反垄断法,专利权滥用先于反垄断法出现。这两种情形与各自的法律历史发展实践有很大的关系,我国在现代法制发展过程中借鉴了许多几近发展成熟西方法律有关。实际上,从《合同法》涉及知识产权滥用的规制条款和最高人民法院的相关司法解释以及<《反垄断法》的颁布可以看出,我国也已经将知识产权的合法垄断和对非法垄断的反垄断紧密地联系在了一起。


[1] 参见Randall R. Rader, etc.: page 1074, CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW , Second Edition
[2] 后任美国总统和美国最高法院首席大法官
[3] 《谢尔曼法》(Sherman Act)于1890年经美国国会通过,共7条,其中第1条和第2条是对反垄断行为的认定与处罚标准的规定,也是最基本的内容;其他各条分别涉及反垄断行为在美国托管地区和哥伦比亚特区的认定,法院管辖权,没收财产以及涉及对外贸易的行为等。《谢尔曼法》被认为是最早的反垄断法律。
[4] 283 U.S. 27 (1931)
[5] 302 U.S. 458 (1938).
[6] Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
[7]闫文军:美国专利滥用原则评介,《专利法研究》2005年卷
[8]姜晖:美国专利法的历史沿革,http://www.yyknowhow.com/html/2006/0930/3718.html
[9]参见George G. Gordon: Analyzing IP License Restrictions Under the Antitrust Laws: A General Outline of Issues, 第四部分C节第三项http://www.dechert.com/library/Analyzing%20IP%20License%20-%20GGordon%205-02.PDF
[10] 许春明,单晓光:专利权滥用抗辩”原则,http://www.chinalawedu.com/news/21604/6500/71/2007/4/zh21546111121470025904-0.htm
[11]“ Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property“,见http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm
[12] 附则第55条

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