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每周案例1807:马库什权利要求再审视

时间:2018-02-23 10:27来源:admin 作者:admin 点击:
如果允许删除马库什权利要求任一变量的任一选项,会产生新的权利保护范围存在不确定性。
每周案例201805

马库什权利要求再审视

-北京万生 vs第一三株式会社
最高法(2016)最高法行再41

 

Dr. Eugene A. Markush: Founder and president of Pharma Chemical Corporation of Bayonne, NJ, USA.  In 1924, he was awarded a patent on pyrazolone(吡唑啉酮) dyes in which he claimed generic chemical structures in addition to those actually synthesized, which was known as “Markush structures”.   

案例要点
Ø马库什权利要求是马库什要素的集合,应当符合单一性规定。

Ø如果允许删除马库什权利要求任一变量的任一选项,会产生新的权利保护范围存在不确定性。
Ø马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本三步法。不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。

【四回合(无效、一审、二审、再审)】北京万生负负胜负

【案情】权利人:一三共株式会社;无效请求人:北京万生

涉案权利要求: 一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法,该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合,其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式(I)化合物或其可作药用的盐或酯(注:无效程序中删除),其中:
R1代表具有1 至6 个碳原子的烷基;
R2和R3 相同或不同,且各自代表具有1 至6 个碳原子的烷基;
R4代表:氢原子;或具有1 至6 个碳原子的烷基;
R5代表羧基、式COOR5a 基团或式-CONR8R9基团,其中R8R9相同或不同并各自代表:氢原子;具有1至6个碳原子的未被取代的烷基;含有1至6个碳原的被取代的烷基,该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代;或R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基,该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代;以及其中的R5a 代表:含有1至6个碳原子的烷基;烷酰氧烷基,其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子;烷氧羰基氧烷基,其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子;(5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基;或2-苯并[c]呋喃酮基。(注:标黄部分的删除在无效程序中未被接受) 


【PRB决定】

区别技术特征A咪唑4/5-位取代基):本专利权利要求1中咪唑5-R5和咪唑4-位的R2R3OR4)这两项取代基所定义的取代基不同于证据1中可以在咪唑4-位和5-位的R7R8定义的取代基不同(烷基氧基支链烷基或羟基支链烷基)
首先,证据1式I化合物包括了R1-3、R6-8所定义的多种取代基情况,而且与这些取代基有关的可选择取代基R9-32定义了更多数量的证据1式I化合物。证据1中没有公开本专利权1中结构I的化合物,也没有公开无效请求书中所述具体化合物,而且在咪唑4-位取代基的多种取代情况,没有记载咪唑4-位可以被羟基支链烷基烷氧基支链烷基取代。
其次,证据1中没有披露且没有证据证明证据1I化合物中咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代,更没有披露咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代之后的作用相同或相似
再次,本专利中不但记载了式I化合物的多个具体化合物的活性数据,而且证明相比于背景技术中最接近的化合物相比具有意外效果,作为降血压药是有效的。而且,专利申请文件中通常无需提供该专利所有化合物与现有技术中的所有化合物进行对比的实验数据。
本领域技术人员不能从证据1的内容中得到本专利式I化合物的技术启示。因此本专利相比于证据1具有创造性,符合A22-3的规定。

区别技术特征B :咪唑4-位取代基专利的式I化合物的R1R6R7的定义范围、咪唑和苯环的连接CH2数目、苯环上取代基的定义范围与证据1的通式I化合物不同,证据1的式I化合物涵盖了数量更庞大的化合物(C2F5COOH与羟基支链烷基或烷氧基支链烷基不同)

Ø证据1的实施例329、265C的化合物在咪唑4-位取代基分别为C2F5、COOH基团,而本专利权利要求l化合物中在咪唑4-位的取代基是指如定义所述的取代基R2R3(OR4),即是羟基支链烷基或烷氧基支链烷基。
Ø证据1甚至在定义咪唑4-位的多种取代基选项范围中没有记载该位置可选择羟基支链烷基或烷氧基支链烷基,证据1也没有披露所述咪唑4-位的取代基C2F5、COOH基团可以被羟基支链烷基或烷氧基支链烷基替代。
Ø由此可见,证据1中的上述内容没有给出咪唑4-位是羟基支链烷基或烷氧基支链烷基的启示。同时,万生公司没有提供证据证明现有技术中存在技术常识表明证据1中实施例329、265C的咪唑环4位可以被本专利的羟基支链烷基或烷氧基支链烷基替代,也没有证明替代之后化合物具有所述的活性或作用。
Ø因此,相比于证据1是非显而易见的,本专利权l符合A22-3的规定。

【最高法再审决定】
Ø焦点(一):马库什权利要求:概括技术方案还是化合物集合
•马库什权利要求是在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素概括的权利要求,是为了解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念可概括的问题,其本身一直被视为结构式的表达方式,而非功能性表达方式。
•马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求,其所有可选择化合物具有共同性能和作用,并且具有共同的结构或者所有可选择要素属于该发明所属领域公认的同一化合物。马库什权利要求范围涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物。因此,解释应当从严。
•马库什权利要求不管包含多少变量和组合,都应该视为一种概括性的组合方案。选择一个变量应该生成一种具有相同效果药物,即选择不同的分子式生成不同的药物,它们的药效不应该有太大差异,相互应当可以替代,而且可以预期所要达到的效果是相同的。因此,马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合,而不是众多化合物的集合,只有在特定情况下才会表现为单个化合物。通常马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。
•马库什权利要求应当符合单一性规定。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合,就明显与单一性要求不符,因此二审认为马库什权利要求属于并列技术方案不妥
Ø焦点(二)在无效中可以采取什么方式修改马库什权利要求;
•无效阶段修改仅限于权利要求书且遵循四项原则(名称不改、范围不扩、特征不超不加)。在原则下,修改一般限于四种(权利要求删除或进一步限定、技术方案删除、明显错误修正)
•鉴于在撰写马库什权利要求时,专利申请人为了获得最大的权利保护范围就尽可能将所有结构方式写入一项权利要求,因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制,修改原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物,但是同时也要充分考量个案因素。
•如果允许删除任一变量的任一选项,即使该删除使得保护范围缩小,不会损伤社会公众的权益,但由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性,不但无法给予社会公众稳定的预期,也不利于维护专利确权制度稳定,因此二审法院相关认定明显不妥
Ø焦点(三)本专利申请权利要求1是否具有创造性
•马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法,即“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素,不具有普遍适用性。只有在“三步法”得不出是否是非显而易见时,才能根据具有意料不到的技术效果判断是否具有创造性。通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到技术效果来判断创造性
•专利复审委员会未将比文件1实施例10、17、50和69和本专利的实施例进行比对且就此作出认定,而二审直接进行比对并作出认定,明显超出了无效审查决定的审查范围,本院予以纠正。
专利复审委员会和一审法院在对本专利权利要求1的创造性进行判断时,严格遵循了“三步法”,认定两项区别技术特征,然后对两项区别技术特征的非显而易见性进行了分析,从而认定本专利权利要求1具有创造性并无不当,专利复审委员会的该项再审申请理由成立,本院予以支持

【讨论】
马库什权利有可能保护一个未在专利中披露的物质或组合。如果任意删除其结果是可能将马库什要求限缩到一个具体的但没有披露的物质,超出了原专利披露的范围,但在行权时,这种未披露的物质确是在专利保护范围内的。这中间存在一个确权和行权的衔接问题。





 



 

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