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读读北京高院《专利侵权判定指南2017》

时间:2017-04-23 10:14来源:刘东华博士 作者:刘东华博士 点击:
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南2017》发布
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南2017》发布

http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml

讨论点1:在确定保护范围的解释原则中引入了发明目的原则
涉及条款:4和28
4-在确定专利权保护范围时,不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中,即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上,在阅读了说明书及附图的全部内容之后,仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。
28-对于专利权人在专利文件中的自定义词,应当依据说明书中的特定含义进行解释。如果说明书中没有明确定义的,应当根据说明书中与该自定义词相关的上下文加以理解,将其解释为最为符合发明目的的含义。如果专利权人在说明书中未对其自定义词的含义作出定义,同时本领域普通技术人员结合权利要求、说明书的上下文也无法予以清楚解释,导致无法确定权利要求的保护范围的,可以判决驳回原告诉讼请求。

在《专利法》只有生产经营目的、公共利益目的、公共健康目的外没有涉及发明目的。
在《专利法实施细则》只有提到两次实验目的(25条生物材料试验目的)。

在审查指南中,也没有”发明目的“这个术语。当然在专利文书撰写中,发明目的是常用的措辞,但是发明的目的在专利审查过程中也是一个需要根据技术方案重新定位的方面,特别是在考虑创造性时,根据不同的现有技术,发明所需解决的技术问题是不同的,所重新确定的对应的发明目的也是不同的。

在2001年 SPC《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》及其2015年修正中没有出现任何“目的”字样。
在2009年SPC《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中没有出现任何“目的”字样 

在2001年BHC《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中除了生产经营目的、使用目的外不涉及"发明目的“。
在2013年BHC《专利侵权判定指南》所确定的三项解释原则(专利权有效性原则、折衷原则和整体(全部技术特征)原则)中并不包括发明目的原则。在BHC2013指南中,“目的”出现多次,但主要是指使用目的或生产经营目的,唯一和发明目的相关的条文是第15条中,且是括号内的补充说明内容。该第15条的规定如下:从属权利要求包含了应当记载在独立权利要求中、解决发明技术问题必不可少的必要技术特征(缺少该技术特征,独立权利要求中记载的技术方案不能实现发明目的)的,该专利不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定,告知当事人通过专利无效宣告程序解决。当事人启动专利无效宣告程序的,可以根据具体案情确定是否中止诉讼。

这个把一个括号中的补充内容上升为一个解释原则是一个重大的变化,也将带来很多的实践变化。

关于发明目的确定有如下考虑:
首先,发明目的并不是一个不变的。技术问题可能是需要根据不同的现有技术重新定位的,因此发明目的也是可能会变的。
其次,专利申请文书通常不会根据审查做很大修改,文书中显示的发明目的和最初的专利申请时可能是一直的,因此专利文书中的发明目的不应当作为依据,而是审查历史中确定的发明目的。
再次,通常发明有时会带来多个技术效果(尤其是某些化学领域的发明),因此确定适应案情(侵权案)多个发明目的中的一个变得重要很多。
最后,发明目的的限缩。和权利要求对应不同的权利要求的发明目的不同。


给专利实践者提出的要求和实践中的注意点:
1. 不能实现的发明期望不能作为发明目的写入
2. 发明目的更着眼于发明技术方案,如目的是提供某种产品、方法等等。
3.考虑发明目的的层次设计



[该指南尚在学习中,稍后会有更新分享]

 与《专利侵权判定指南2017》相应的还有:

2014年7月,《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南(试行)》(国家知识产权局)

2016年5月5日,《专利侵权行为认定指南(试行)》(国家知识产权局)




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